OEM貼牌加工出口行為是否構(gòu)成“商標(biāo)使用”

最近了解到北高在第731233號“SCALEXTRIC”商標(biāo)撤銷復(fù)審案中認(rèn)定OEM貼牌應(yīng)作為使用證據(jù)，那到底商標(biāo)使用證據(jù)怎么認(rèn)定，OEM貼牌在什么情況下能作為使用證據(jù)，請看下文。

 

案例分析

 

系爭商標(biāo)實(shí)際使用的商品未在中國境內(nèi)流通而直接出口的,可以認(rèn)定構(gòu)成核定商品的使用。

 

該條款完全吸收了北高《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》中關(guān)于“單純出口行為的認(rèn)定的規(guī)定，針對OEM貼牌加工行為是否構(gòu)成撤三案件中的“商標(biāo)使用行為”這一問題，發(fā)展趨勢是從不承認(rèn)其為商標(biāo)使用，到認(rèn)可為商標(biāo)的有效使用，北高在第731233號“SCALEXTRIC”商標(biāo)撤銷復(fù)審案中認(rèn)定“雖然來料加工的成品未進(jìn)入中國大陸市場流通領(lǐng)域，若不認(rèn)定其使用而撒銷商標(biāo)，恐不盡公平，且有悖于拓展對外貿(mào)易的政策”,筆者認(rèn)為，相教于消極怠工不使用的行為，商標(biāo)注冊人通過貼牌加工積極生產(chǎn)并對外銷售、出口商標(biāo)商品的行為應(yīng)當(dāng)予以肯定，這也符合《商標(biāo)法》關(guān)于撤三制度“鼓勵商標(biāo)注冊人積極使用商標(biāo),撤銷不是目的而是手段”的立法主旨。

 

題外話：確權(quán)行為:根據(jù)對未注冊在先商標(biāo)使用程度要求的高低，依次法及《商標(biāo)法》第十五條“特定關(guān)系人搶注”,第三十二條“搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響力的商標(biāo)。”第十三條第二款“搶注他人未在中國注冊的馳名商標(biāo)”，針對第十五條,有判例認(rèn)定OEM貼牌加工構(gòu)成該條要求的商標(biāo)在先使用，針對第三十二條，絕大多數(shù)案例認(rèn)定不構(gòu)成。

 

【評析】不同類型案件中基于各自制度設(shè)計(jì)目的性和功能性對于OEM貼牌加工是否構(gòu)成商標(biāo)使用行為存在不同的認(rèn)定:具體問題具體分析即可。

 

商標(biāo)使用證據(jù)

 

一、商標(biāo)使用在指定商品上的具體表現(xiàn)形式有：

 

　　1.采取直接貼附、刻印、烙印或者編織等方式將商標(biāo)附著在商品、商品包裝、容器、標(biāo)簽等上，或者使用在商品附加標(biāo)牌、產(chǎn)品說明書、介紹手冊、價(jià)目表等上；

 

　　2.商標(biāo)使用在與商品銷售有聯(lián)系的交易文書上，包括使用在商品銷售合同、發(fā)票、票據(jù)、收據(jù)、商品進(jìn)出口檢驗(yàn)檢疫證明、報(bào)關(guān)單據(jù)等上；

 

　　3.商標(biāo)使用在廣播、電視等媒體上，或者在公開發(fā)行的出版物中發(fā)布，以及以廣告牌、郵寄廣告或者其他廣告方式為商標(biāo)或者使用商標(biāo)的商品進(jìn)行的廣告宣傳；

 

　　4.商標(biāo)在展覽會、博覽會上使用，包括在展覽會、博覽會上提供的使用該商標(biāo)的印刷品以及其他資料；

 

　　5.其他符合法律規(guī)定的商標(biāo)使用形式。

 

二、商標(biāo)使用在指定服務(wù)上的具體表現(xiàn)形式有：

 

　　1.商標(biāo)直接使用于服務(wù)場所,包括使用于服務(wù)的介紹手冊、服務(wù)場所招牌、店堂裝飾、工作人員服飾、招貼、菜單、價(jià)目表、獎券、辦公文具、信箋以及其他與指定服務(wù)相關(guān)的用品上；

 

　　2.商標(biāo)使用于和服務(wù)有聯(lián)系的文件資料上，如發(fā)票、匯款單據(jù)、提供服務(wù)協(xié)議、維修維護(hù)證明等；

 

　　3.商標(biāo)使用在廣播、電視等媒體上，或者在公開發(fā)行的出版物中發(fā)布，以及以廣告牌、郵寄廣告或者其他廣告方式為商標(biāo)或者使用商標(biāo)的服務(wù)進(jìn)行的廣告宣傳；

 

　　4.商標(biāo)在展覽會、博覽會上使用，包括在展覽會、博覽會上提供的使用該商標(biāo)的印刷品及其他資料；

 

　　5.其他符合法律規(guī)定的商標(biāo)使用形式。

 

三、以下情形，不被視為《商標(biāo)法》意義上的商標(biāo)使用：
 

　　1.商標(biāo)注冊信息的公布或者商標(biāo)注冊人關(guān)于對其注冊商標(biāo)享有專用權(quán)的聲明；

 

　　2.未在公開的商業(yè)領(lǐng)域使用；

 

　　3.僅有轉(zhuǎn)讓或許可行為而沒有實(shí)際使用；

 

　　4.僅以維持商標(biāo)注冊為目的的象征性使用。

 

四、僅提交下列證據(jù)，不視為《商標(biāo)法》意義上的商標(biāo)使用：

 

　　1.商品銷售合同或提供服務(wù)的協(xié)議、合同；

 

　　2.書面證言；

 

　　3.難以識別是否經(jīng)過修改的物證、視聽資料、網(wǎng)站信息等；

 

　　4.實(shí)物與復(fù)制品。

 

五、有以下情形之一的，屬于連續(xù)三年不使用的正當(dāng)理由：

 

　　1.不可抗力；

 

　　2.政府政策性限制；

 

　　3.破產(chǎn)清算；

 

　　4.其他不可歸責(zé)于商標(biāo)注冊人的正當(dāng)事由。

 

 六、當(dāng)事人可以聲明使用前案證據(jù)材料：

 

        1.當(dāng)事人于在先的撤三案件中，已經(jīng)提交過使用證據(jù)，且相關(guān)使用證據(jù)能夠證明本案中商標(biāo)使用行為的，可不再重復(fù)提交。前案使用證據(jù)應(yīng)在使用時(shí)間、使用的商品/服務(wù)、使用的商標(biāo)標(biāo)識三方面與本案一致或重合。

 

        2.當(dāng)事人需要使用前案使用證據(jù)的，應(yīng)隨《關(guān)于提供注冊商標(biāo)使用證據(jù)的通知》交回相關(guān)書面聲明，說明前案（撤三案件）相關(guān)的申請?zhí)柤吧虡?biāo)注冊號，以便審查員查閱。未予以說明或說明不清晰無法查閱的，視為本案未提交相關(guān)證據(jù)。

 

        3.當(dāng)事人在本案中提交了使用證據(jù)，同時(shí)聲明使用前案使用證據(jù)材料的，如果前案證據(jù)材料與本案提供的證據(jù)材料有沖突或不一致的，審理時(shí)以本案證據(jù)材料為準(zhǔn)。

 

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