新加坡推出授權(quán)后復(fù)審程序

新加坡最近推出了一項(xiàng)新的授權(quán)后復(fù)審查程序。新的程序?yàn)樘魬?zhàn)新加坡授予的專利提供了一種成本相對(duì)較低的方式。然而，由于在授權(quán)后復(fù)審程序中的被挑戰(zhàn)一方答復(fù)審查員書面意見的時(shí)間較短，作出回應(yīng)和修改的機(jī)會(huì)有限，收到授權(quán)后復(fù)審的請(qǐng)求對(duì)專利所有人來說將是一項(xiàng)極大的挑戰(zhàn)。

 

簡(jiǎn)要介紹

 

新加坡最近引入了授權(quán)后復(fù)審程序。根據(jù)該項(xiàng)程序，任何人都可以對(duì)已授予的專利提出復(fù)審請(qǐng)求。該請(qǐng)求可以由專利所有人自己提出，也可以由第三方提出，還可以以代理的名義提交請(qǐng)求以對(duì)實(shí)際請(qǐng)求人的身份進(jìn)行保密。該程序是單方面的，這意味著一旦請(qǐng)求提出，只有專利所有人參與到專利程序中來，請(qǐng)求人除了有機(jī)會(huì)糾正請(qǐng)求中的某些形式問題之外，不會(huì)起到其他的作用。不過，如果專利所有人在程序進(jìn)行過程中作出修改，第三方（包括請(qǐng)求人）則有機(jī)會(huì)對(duì)修改提出質(zhì)疑。當(dāng)然，如果請(qǐng)求是由專利所有人自己提出的，那么請(qǐng)求人將作為專利所有人參與到程序中。

 

新加坡的專利制度在過去的10年中不斷地發(fā)展變化。2014年以前，新加坡使用的是自我評(píng)估制度，根據(jù)該制度，無需對(duì)專利申請(qǐng)進(jìn)行審查即可獲得專利。2014年后，新加坡實(shí)施了肯定性審查授予機(jī)制，所有專利申請(qǐng)都必須接受審查，但其中一種審查選擇是所謂的“外國途徑”，即允許基于外國司法管轄區(qū)對(duì)專利申請(qǐng)的肯定性審查結(jié)果授予專利，這包括國際可專利性初步報(bào)告（IPRP）。2020年1月，新加坡對(duì)新的申請(qǐng)關(guān)閉了“外國途徑”，直至目前，所有新提交的專利申請(qǐng)都必須在新加坡接受實(shí)質(zhì)性審查。“外國途徑”的主要好處之一是，它允許申請(qǐng)人以相對(duì)較低的成本、更高的效率在新加坡獲得專利。但是，在某些情況下，例如，如果“外國途徑”對(duì)相應(yīng)的專利合作條約（PCT）申請(qǐng)發(fā)布了肯定的IPRP，這將允許申請(qǐng)人在無需接受全面實(shí)質(zhì)性審查的情況下在新加坡獲得專利。

 

在引入該復(fù)審程序之前，在新加坡對(duì)專利提出質(zhì)疑的唯一方法就是提交撤銷請(qǐng)求。新加坡的撤銷程序通常涉及專家證據(jù)，因此所需要的費(fèi)用往往十分高昂。因此，新程序?yàn)樵谛录悠绿魬?zhàn)專利提供了一種經(jīng)濟(jì)且高效的方法。然而，對(duì)于專利所有人來說，新的程序也可能會(huì)帶來新的挑戰(zhàn)，因?yàn)榛貞?yīng)授權(quán)后復(fù)審程序中提出的異議的時(shí)間相對(duì)短暫，進(jìn)行修改的機(jī)會(huì)也十分有限。

 

授權(quán)后復(fù)審請(qǐng)求的理由

 

請(qǐng)求人可基于以下一個(gè)或多個(gè)理由提出授權(quán)后復(fù)審請(qǐng)求：

 

1．新穎性、創(chuàng)造性或不可專利性問題；

 

2．充分性問題；

 

3．在專利說明書中披露的內(nèi)容超出了所提交的申請(qǐng)的范圍，或者在一項(xiàng)申請(qǐng)（例如分案申請(qǐng)）中披露的內(nèi)容超出了先前申請(qǐng)中披露的內(nèi)容；

 

4．在專利授予后對(duì)專利進(jìn)行了修改，由此導(dǎo)致專利說明書披露了超出所提交申請(qǐng)范圍的額外內(nèi)容，或者擴(kuò)大了專利的保護(hù)范圍；

 

5．對(duì)說明書披露的所提交申請(qǐng)之外的其他事項(xiàng)進(jìn)行了修改；

 

6．對(duì)專利說明書或?qū)＠暾?qǐng)的說明書進(jìn)行了不應(yīng)被允許的修改；

 

7．雙重專利問題。

 

授權(quán)后復(fù)審程序
 

（圖源：中國（深圳）知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)中心）

 

首先，請(qǐng)求人需要提交授權(quán)后復(fù)審申請(qǐng)并支付官方費(fèi)用。請(qǐng)求中必須清楚地說明需要進(jìn)行復(fù)審的每一個(gè)理由，并對(duì)已說明的理由的每一項(xiàng)主張進(jìn)行充分的論證。如果有任何理由是以在先技術(shù)文件為依據(jù)的，則必須隨復(fù)審請(qǐng)求一起提供該文件的副本。如果文件不是英文版的，則必須提供經(jīng)過驗(yàn)證的英文譯文。

 

在提交了授權(quán)后復(fù)審請(qǐng)求后，登記官會(huì)審查該請(qǐng)求是否符合形式要求。新加坡專利法的新條款規(guī)定，登記官不得批準(zhǔn)不嚴(yán)肅的、無理取鬧的或?yàn)E用程序的復(fù)審請(qǐng)求?；趯彶閱T已審查過并駁回的理由和論證重新提交的復(fù)審請(qǐng)求被視為屬于該條款規(guī)定的范圍。特別是，登記官將駁回基于審查員已經(jīng)審查過的相同或等效的在先技術(shù)文件進(jìn)行論證的復(fù)審請(qǐng)求。

 

一旦所提交的請(qǐng)求被登記官接受，它將被轉(zhuǎn)發(fā)給審查員以對(duì)相關(guān)專利進(jìn)行重新審查。審查員將確定專利是否提出了請(qǐng)求中所述的任何理由。復(fù)審?fù)ǔH基于請(qǐng)求中指定的理由。然而，審查員也可以針對(duì)請(qǐng)求中未提及的權(quán)利要求提出質(zhì)疑，即使請(qǐng)求中僅提出了新穎性問題，審查員也可以考慮相關(guān)權(quán)利要求相對(duì)于在先技術(shù)文件是否缺乏創(chuàng)造性。如果審查員認(rèn)為專利中確實(shí)提出了請(qǐng)求中所述的任何理由，則會(huì)出具一份書面意見，列出已經(jīng)提出的理由，并規(guī)定專利所有人在3個(gè)月內(nèi)作出答復(fù)，該期限不可延長。如果審查員認(rèn)為專利中沒有提出請(qǐng)求中所述的任何理由，會(huì)出具一份肯定性的復(fù)審報(bào)告以說明該專利可保持其原有形式。

 

專利所有人只有一次機(jī)會(huì)對(duì)書面意見作出回應(yīng)。如果未能在截止日期前提交答復(fù)，則審查員將根據(jù)書面意見出具復(fù)審報(bào)告。專利所有人可以選擇要求與審查員進(jìn)行面談，但面談?wù)埱蟊仨氃跁嬉庖姲l(fā)送至專利所有人之日起的兩個(gè)月內(nèi)提交。審查指南建議專利所有人將任何擬定的修改納入與面試請(qǐng)求一起提交的待議事項(xiàng)中。

 

如果專利所有人針對(duì)書面意見提交的答復(fù)中包含任何修改，這些修改將會(huì)被公布，第三方將有兩個(gè)月的時(shí)間對(duì)這些修改提出異議。在新加坡，如果專利所有人尋求修改的過程中出現(xiàn)不合理的延遲，登記官有權(quán)駁回授予后的修改。例如，如果專利所有人知曉在先技術(shù)文件導(dǎo)致其對(duì)一項(xiàng)專利的權(quán)利要求無效，但并沒有采取行動(dòng)修改該權(quán)利要求，則登記官可以拒絕專利所有人稍后進(jìn)行修改的請(qǐng)求。此外，任何授權(quán)后修改不得增加內(nèi)容或擴(kuò)大專利的保護(hù)范圍。雖然對(duì)清晰性的要求不是復(fù)審的理由，但任何修改后的權(quán)利要求必須清晰簡(jiǎn)潔。

 

下一步，審查員將會(huì)考慮專利所有人提交的對(duì)書面意見的答復(fù)以及第三方提交的對(duì)修改內(nèi)容的任何異議。在此之后，審查員將發(fā)布一份復(fù)審報(bào)告，其中陳述的內(nèi)容可能涉及以下4種可能的情況：

 

1．專利保持其原有形式——如果專利所有人成功地反駁了書面意見中的異議，則會(huì)就這種情況進(jìn)行說明；

 

2．專利以修改后的形式保留——如果審查員認(rèn)為專利所有人提交的修改是被允許的，并且解決了書面意見中的所有異議問題，則會(huì)就這種情況進(jìn)行說明；

 

3．專利被有條件撤銷——如果專利的某些權(quán)利要求被視為無效，但其余權(quán)利要求被認(rèn)定為有效，則會(huì)就這種情況進(jìn)行說明；

 

4．無條件撤銷專利——如果發(fā)現(xiàn)所有權(quán)利要求無效，則會(huì)就這種情況進(jìn)行說明。

 

如果專利以修改后的形式保留，那么專利所有人必須在設(shè)定的截止日期前提交包括修改內(nèi)容在內(nèi)的合并說明書。如果專利被有條件地撤銷，專利所有人可以提交一份修改說明書，將權(quán)利要求限制在被認(rèn)定有效的權(quán)利要求范圍內(nèi)。

 

權(quán)利所有人有權(quán)就被撤銷的專利向新加坡高等法院提起上訴。提起上訴的有效期為復(fù)審報(bào)告（包括撤銷專利的決定）之日起6周內(nèi)。值得注意的是，與撤銷程序不同的是，在復(fù)審程序中幾乎不可能援引專家證據(jù)。通常來說，上訴程序僅限于復(fù)審程序中涉及的事項(xiàng)。但是，法院可以允許在上訴程序中援引新的證據(jù)，例如專家證據(jù)。

 

請(qǐng)求人不能對(duì)那些不接受復(fù)審請(qǐng)求的決定或經(jīng)復(fù)審后不撤銷專利的決定提出上訴。但是，在這種情況下，申請(qǐng)人可以再次提出復(fù)審請(qǐng)求。如上文所述，為了使登記官接受新的復(fù)審請(qǐng)求并將轉(zhuǎn)發(fā)給審查員，新的復(fù)審請(qǐng)求必須包含以前從未考慮過的理由或論證。

 

結(jié)論

 

授權(quán)后復(fù)審程序?yàn)橄嚓P(guān)方在新加坡質(zhì)疑專利提供了一個(gè)低成本的新途徑。新程序與新加坡對(duì)授權(quán)后修改的限制相結(jié)合，可能會(huì)為第三方提供攻擊專利的有力手段。例如，如果一項(xiàng)專利是在新加坡相對(duì)較早的時(shí)期通過“外國途徑”授予的（例如基于IPRP中的肯定性意見），那么若在相應(yīng)案件中發(fā)現(xiàn)了相關(guān)現(xiàn)有技術(shù)，并且專利所有人未獲得修改內(nèi)容以克服此類現(xiàn)有技術(shù)的許可，則可能會(huì)對(duì)該項(xiàng)專利造成致命的影響。

 

綜上所述，在授權(quán)后復(fù)審程序中，專利所有人可能僅有一次機(jī)會(huì)作出回應(yīng)。因此，與審查員面談的機(jī)會(huì)提供了一個(gè)非常有價(jià)值的選擇——可以聽取關(guān)于可能的應(yīng)對(duì)策略的反饋。然而，專利所有人必須在短時(shí)間內(nèi)制定出相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略，才能充分地利用這一機(jī)會(huì)。如此短的響應(yīng)時(shí)間也許會(huì)給專利所有人帶來重大的挑戰(zhàn)。

 

（編譯自www.lexology.com）

 

翻譯：王丹　校對(duì)：劉鵬

 

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