商標法與數字資產的交叉——美國近期值得關注的涉NFT案件

在過去幾年中,非同質化代幣(NFT)的出現引發(fā)了有關商標法與數字資產交叉的有趣問題。商標注冊在保護品牌及其相關商品和服務方面發(fā)揮著重要作用。商標法對NFT的適用仍處于初級階段,美國法院才剛剛開始界定NFT如何以及何時可能侵犯商標權。
 
本文總結并討論了最近三起涉及NFT的商標案件——愛馬仕訴羅斯柴爾德案、Yuga實驗室訴里普斯案,以及耐克訴StockX案。這些案件屬于美國首批解決NFT與商標法交叉問題的案件,涉及將現實世界的商標權延伸至虛擬世界的新問題。
 
愛馬仕訴羅斯柴爾德案
 
2022年1月,愛馬仕國際(Hermes International)在美國紐約南區(qū)聯邦地區(qū)法院對藝術家梅森.羅斯柴爾德(Mason Rothschild)提起訴訟。由于羅斯柴爾德描繪了愛馬仕“Birkin”手袋NFT(被稱為“MetaBirkins”),該公司稱其侵犯了愛馬仕的商標權。
 
在法院拒絕羅斯柴爾德的駁回申請后,案件于2023年2月進入審判階段。在審前簡報和庭審中,羅斯柴爾德辯稱他的NFT是受美國《憲法》第一修正案保護的藝術作品,并將其與安迪.沃霍爾(Andy Warhol)的版畫相提并論。他辯稱,根據羅杰斯訴格里馬爾迪案(Rogers v. Grimaldi)的檢驗標準,只要不明確誤導消費者,在其藝術作品中使用愛馬仕商標是允許的。
 
在羅杰斯訴格里馬爾迪案中,聯邦第二巡回上訴法院認為《蘭哈姆法(Lanham Act)》——美國的商標法——不適用于“藝術作品(artistic work)”,只要被告對商標的使用(1)與作品“在藝術上相關(artistically relevant)”,并且(2)沒有“明確誤導(explicitly misleading)”作品的來源或內容——即所謂的“羅杰斯測試”。
 
愛馬仕提出相反意見,認為NFT構成了對其獨占商標的未經許可的數字利用,因此有必要根據混淆可能性標準進行評估。
 
2月8日,陪審團作出有利于愛馬仕的裁決,認定羅斯柴爾德侵犯了愛馬仕的商標權。在其陪審團指示中,法官拉科夫(Rakoff)基本遵循了羅杰斯測試。
 
3月3日,愛馬仕提出永久禁令動議,要求永久禁止羅斯柴爾德推廣和銷售MetaBirkins NFT。3月14日,羅斯柴爾德再次提出動議,要求依法判決或重新審判,聲稱證據不足和陪審團指示不當。
 
6月23日,拉科夫駁回了羅斯柴爾德要求作出對其有利的判決或重新審判的請求,轉而批準了愛馬仕的永久禁令申請。法院禁止羅斯柴爾德使用“Birkin”商標或在MetaBirkins NFT的來源方面誤導公眾,因為這可能會在消費者中造成混淆。此外,法院還命令羅斯柴爾德將域名www.metabirkins.com和相關材料轉讓給愛馬仕,并交出自審判開始以來他從MetaBirkins NFT獲得的所有利潤。
 
法院的意見雖然承認NFT為藝術表現形式,但強調需要避免在此類數字藝術品的來源方面誤導消費者。
 
Yuga實驗室訴里普斯案
 
2022年6月,“無聊猿游艇俱樂部(Bored Ape Yacht Club,BAYC)”NFT的創(chuàng)建者Yuga實驗室(Yuga Labs)在美國加利福尼亞州中區(qū)聯邦地區(qū)法院起訴自稱藝術家的萊德.里普斯(Ryder Ripps)和杰里米.卡恩(Jeremy Cahen)商標侵權,稱這兩人創(chuàng)建的NFT使用了與BAYC NFT相同的圖像和商標。Yuga實驗室稱,這些“藝術家”故意在消費者中造成混淆,旨在損害其業(yè)務。里普斯和卡恩在答辯中聲稱,他們的作品集是對BAYC NFT的諷刺,并稱Yuga實驗室的訴訟請求受到《憲法》第一修正案和合理使用的禁止。
 
2023年3月,Yuga實驗室提出簡易判決動議。4月,法院批準了該動議,認定被告侵犯了Yuga實驗室的商標權,并僅對損害賠償進行了審理。法院得出的結論是,羅杰斯檢驗標準并不適用于該案,并認為與被告的主張相反,被告的作品集不符合《憲法》第一修正案所規(guī)定的“受保護的藝術表達(protected artistic expression)”的條件——這點與拉科夫在愛馬仕案中的陪審團指示相反,即認為“MetaBirkins NFT,包括相關圖像,至少在某些方面是存在藝術表達的作品”。法院進一步認定,即使羅杰斯測試確實適用,被告也故意試圖誤導消費者。
 
法院指出,與被告NFT系列相關的域名rrbayc.com和apemarket.com包含的品牌元素與Yuga實驗室的品牌相似,容易引起混淆。裁決強調,NFT不僅僅是數字認證;贊同拉科夫對愛馬仕一案的裁決——即“被告的商品[不需要(donot need to)]是有形的,《蘭哈姆法》的責任才會成立”,就《蘭哈姆法》而言,NFT應被視為虛擬商品。
 
耐克訴StockX案
 
2022年2月,耐克公司(Nike)在美國紐約南區(qū)聯邦地區(qū)法院對StockX提起訴訟。StockX是一家在線市場和服裝轉售商,主要銷售運動鞋。耐克稱,StockX在未經授權的情況下使用該公司的商標制作了被稱為“Vault NFT”的NFT,并以高價出售。耐克的訴訟請求提出了一個問題,即NFT與相關實物商品之間的聯系是否會影響它們被視為《蘭哈姆法》所規(guī)定的商品。
 
StockX在答辯書中提出了合理使用的積極抗辯,并稱耐克的訴訟請求受到首次銷售原則的禁止,該原則允許合法使用商標的商品的購買者以其原始商標展示、提供和銷售這些商品。
 
StockX還聲稱,Vault NFT“絕對不是‘虛擬產品(virtual product)’或數字運動鞋”,因為每個產品都與實物商品(即耐克運動鞋)相關聯。StockX表示,購買Vault NFT的消費者“在持續(xù)擁有方面有兩種選擇:
 
(1)保留對Vault NFT的數字占有權(digital possession)”,并將實物鞋留在StockX的庫存中;或者
 
(2)“隨時從保管庫中提取實物鞋,在這種情況下,Vault NFT將從客戶的數字文件夾(digital portfolio)中被刪除,并永遠退出流通”。
 
耐克則聲稱,一些Vault NFT已經與相關的鞋子脫鉤,“剝奪了Vault NFT所有者對據稱與NFT相關的鞋子的占有權”。雙方沒有爭議的一點是,Vault NFT可被多次轉售,而最初與該NFT相關聯的鞋子可能仍被保留在StockX的庫存中。盡管如此,據StockX稱,每個NFT仍與最初關聯的特定運動鞋保持著關聯。StockX指出,由于每個Vault NFT都是特定運動鞋的數字收據,每個Vault NFT實際上不能作為單獨的商品銷售。與之相反,耐克認為,由于NFT可以被多次轉售,而買方無需索要相關的實體運動鞋,可以與相關運動鞋脫鉤,因此Vault NFT并非簡單的數字收據,而是獨立的商品。
 
總結
 
耐克案的結果很可能會影響到在NFT與實物資產之間發(fā)生相互作用時如何處理商標的問題。與愛馬仕案和Yuga實驗室案中有爭議的NFT不同,每個Vault NFT都與特定的有形資產——運動鞋相關聯。耐克案可能會讓美國法院就“創(chuàng)建、購買和銷售與實物資產相關的NFT”開創(chuàng)先例,并進一步明確商標侵權和消費者混淆的界限。(編譯自www.quinnemanuel.com)
 
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最后更新時間:2023-10-19 閱讀:74次

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