美國商標常見問題及回答（六）

根據(jù)美國法律，商標是用于識別商品或服務(wù)來源的任何單詞、短語、符號、設(shè)計或者他們的組合，包括商品商標、服務(wù)商標、集體商標和證明商標。

 

傳統(tǒng)上，美國境內(nèi)的商標權(quán)利首先是通過在特定產(chǎn)品或服務(wù)上使用一個標志而確立的，這些權(quán)利被稱為“普通法”權(quán)利。普通法權(quán)利僅在實際使用該標志的地理區(qū)域才能享有，并非自動享有美國全國范圍內(nèi)的保護。

 

因為商標是有地域性的，大部分跨境電商賣家主要做美國市場，自然就注冊美國商標。了解以下問題有助于跨境電商賣家更好注冊與維護美國商標以及進行維權(quán)規(guī)避侵權(quán)等。

 

常見問題

 

16. 被告是否能以“沒有實際發(fā)貨”為由進行抗辯？

 

從商標侵權(quán)的認定條件中可以得出，被告是否實際發(fā)貨并不是認定商標侵權(quán)的必要條件。只要權(quán)利人能夠證明其商標具有可保護性，且被告使用爭議商標的行為可能引起消費者混淆商品或服務(wù)的來源，就可以認定被告商標侵權(quán)。

 

因此，沒有實際發(fā)貨并不能作為有效抗辯的理由。

 

17. 面對他人指控商標侵權(quán)時，被告可以如何進行正當使用抗辯？

 

（1）商標的描述性正當使用。商標的描述性正當使用抗辯（“descriptive”or“classic”fair use）規(guī)定在美國《蘭哈姆法》第33 條(b)款，構(gòu)成商標的描述性使用抗辯需要滿足 3 個條件：

 

a.商標并沒有用于指示商品或者服務(wù)的來源；

 

b.描述性使用，即使用商標的原意；

 

c.使用是善意的。

 

（2）商標的指示性合理使用。商標的指示性合理使用（nominative fair use）則是指商標使用人雖然使用了商標，也使用商標指示了商品，但這種使用僅僅只是為了指示特定商標商品的某些性質(zhì)，譬如在廣告中將自己的商品與某一特定品牌商品進行比較，即構(gòu)成商標的指示性合理使用。美國聯(lián)邦第九巡回法院 2002 年在Playboy Enterprises, Inc. v. Welles 中認為被告在其自己的網(wǎng)站上標注曾經(jīng)獲得花花公子的獎項，獎項中出現(xiàn)了花花公子的注冊商標，被告的行為是典型的商標的指示性合理使用，不構(gòu)成商標法上的侵權(quán)。

 

18. 在美國，一般商標侵權(quán)行為和假冒商標行為的賠償責(zé)任有哪些？

 

如果一項在美國專利商標局注冊的商標受到侵犯，原告有權(quán)按照衡平原則（principles of equity）對以下項目求償：

 

（1）被告的侵權(quán)利潤（profit）；

 

（2）原告遭受的任何損失；

 

（3）訴訟費用。

 

法院應(yīng)當自行確定或指令其他主體確定上述侵權(quán)利潤和損害。在確定侵權(quán)利潤時，原告只須證明被告的銷售額（sales），被告對其中包含的成本或其主張的其他扣減項目負舉證責(zé)任。在確定賠償時，法院可以根據(jù)具體情況認定高于實際損害（actual damages）但不超出實際損害三倍的金額。法院在特定案件中可以判予勝訴方合理的律師費用。

 

假冒商標是一種偽造的并與注冊商標標記相同或?qū)嵸|(zhì)上不可區(qū)分的標記，在涉及使用假冒標記或標識的案件中，除非存在法院認定的減輕情節(jié)，否則法院應(yīng)當判予相當于侵權(quán)利潤的三倍、損害賠償?shù)娜?，或者上述兩者中較高者的金額，以及合理的律師費。根據(jù)《美國法典》第 1117 條(b)(2)款，如果違法行為包含以下因素：

 

（1）明知某種標記、標識屬于假冒標記而故意在銷售、許諾銷售、分銷產(chǎn)品或提供服務(wù)中使用該標記、標識；

 

或者（2）為第（1）種情形中違法行為的實施提供必要商品或服務(wù)，且意圖使該商品或服務(wù)的接收者將其運用于違法行為的實施中，法院可以針對賠償金額判予判決前的利息（prejudgment interest），計算利息的起始日期為含有原告該項訴訟請求的訴狀送達之日，結(jié)束日期為作出該判決之日，法院也可以采用其認為合適的較短期間來計算利息。

 

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